Статья

Екатерина Смирнова, руководитель практики по интеллектуальной собственности / информационным технологиям «Качкин и Партнеры», подготовила первый обзорный материал из цикла статей о франчайзинге, посвященный существу франчайзингового бизнеса в России в аспекте защиты нематериальных активов.

1. Точно ли нужен франчайзинг, а не ритейл, дистрибьюция или лицензирование?

Далеко не все знают, что формально в российском законодательстве отсутствует термин «франчайзинг», и все же юридически правильно такие отношения называть коммерческой концессией [1].

Суть коммерческой концессии в России заключается в том, что путем заключения договора одна сторона (правообладатель / франчайзер) обязуется предоставить другой стороне (пользователю / франчайзи) за определенное вознаграждение право использовать целый комплекс прав (на товарный знак (бренд), брендбуки, слоганы, дизайн, ноу-хау и т. п.).

Однако на этом дело не заканчивается, так как в противном случае подобные же отношения в принципе можно было бы оформить и путем заключения простого лицензионного договора о предоставлении тех же самых благ, что на практике очень часто и происходит. Например, зачастую партнеры заключают между собой обычный лицензионный договор о передаче прав на брендбуки, логотипы и на этом останавливаются, хотя назвать это франчайзингом в классическом виде нельзя.

При этом помимо передачи комплекса прав франчайзер, как правило, также принимает на себя дополнительные, нестандартные для других видов отношений обязанности по поддержке франчайзи, от которых нельзя отказаться:

• предоставления франчайзи первоначальной технической и коммерческой документации, иной информации;
• проведения инструктажа работников франчайзи.

Также по общему правилу правообладатель сам должен обеспечить регистрацию предоставления комплекса прав, оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников; контролировать качество производимых товаров (работ, услуг). Хотя данные обязанности стороны могут исключить по собственному желанию.

На пользователя законом возлагаются обязанности, от которых нельзя отказаться:

• обеспечивать соответствие качества товаров (работ, услуг) качеству товаров (работ, услуг)  правообладателя;
• соблюдать инструкции и указания правообладателя;
• оказывать клиентам все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя;
• не разглашать секреты производства (ноу-хау);
• информировать покупателей о том, что франчайзи использует коммерческое обозначение, товарный знак в силу договора коммерческой концессии.

Конечно, аналогичные обязанности можно предусмотреть и в других договорах, например, дистрибьюции, но именно для франчайзинга закон прямо устанавливает их в качестве общего правила.

Также франчайзер разделяет с франчайзи риски привлечения к ответственности. Он несет дополнительную (субсидиарную) ответственность с франчайзи по требованиям, которые предъявляются потребителями по качеству товаров, которые продаются франчайзи. В отношении же товаров и услуг, которые производятся самим франчайзи, франчайзер вообще отвечает наравне с последним (солидарно).

Однако все упомянутые особенности в принципе можно включить в договор дистрибьюции, ритейла, лицензии. Тогда возникает вопрос, зачем нужен именно договор франчайзинга?

Дело в том, что по российскому праву именно в договор коммерческой концессии можно легально включать условия, ограничивающие конкуренцию. Что же это могут быть за условия?

Например, закон разрешает устанавливать в договоре следующие ограничения прав франчайзи [2]:

• не конкурировать с франчайзером на той же территории и в отношении аналогичной деятельности;
• обязательство продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно в пределах определенной территории;
• обязательство согласовывать с франчайзером место расположения коммерческих помещений, а также их внешнее и внутреннее оформление;
• не заключать аналогичные договоры с франчайзерами-конкурентами;
• придерживаться единой ценовой политики.

При этом законом  запрещается обязывать пользователя продавать товары (оказывать услуги) исключительно клиентам, имеющим место нахождения / место жительства на определенной договором территории.

Перечень допустимых ограничений при этом является открытым, однако он не должен нарушать разумного баланса прав сторон. В противном случае антимонопольный орган все же может признать их недействительными.

Не стоит забывать, что и франчайзи может быть не менее заинтересован в установлении условий об ограничении конкуренции. Так, например, закон упоминает о возможности запретить и франчайзеру ведение своего бизнеса или выдачу аналогичных франшиз на одной территории с франчайзи.

Важно знать, что в любых других договорных конструкциях (ритейл, дистрибьюция, лицензия) такие положения были бы признаны недействительными как противоречащие антимонопольному регулированию, но для франчайзинга сделано исключение.

Пожалуй, именно поэтому возможность включения в договор франчайзинга положений ограничивающих конкуренцию можно считать его главной отличительной особенностью.

2. Зачем нужен товарный знак: что можно, а что нельзя передать франчайзи по договору?

Важной особенностью франчайзинга является то, что франчайзи обычно получает от франчайзера право использования целого комплекса прав на: товарный знак (бренд), коммерческое обозначение (так называемое «право на вывеску»), ПО, базы данных, дизайн, технические решения, секреты производства (ноу-хау), деловую репутацию, коммерческий опыт, брендбуки и иные руководства по работе, шаблонные документы.

Разумеется, совсем не обязательно, чтобы права на все эти объекты передавались по договору, за исключением прав на товарный знак. Дело в том, что обязательным законодательным требованием для построения отношений именно по модели франчайзинга является условие о передаче франчайзи права использования товарного знака (бренда). При этом в случае, если у вас отсутствует уже зарегистрированный в Роспатенте товарный знак в отношении того вида услуг (товаров), которые вы оказываете (производите), то вы не сможете заключить договор коммерческой концессии. Надо помнить, что  регистрация товарного знака в Роспатенте обычно занимает не менее 12 месяцев, и это время необходимо закладывать в «дорожную карту», если вы решили открывать франчайзинговую сеть.

Часто возникает вопрос, а можно ли передать права на иные объекты без передачи прав на товарный знак? Да, можно, но это уже будет лицензионный договор, а не договор франчайзинга со всеми допустимыми ограничениями, рассмотренными выше.

3. Зачем нужна регистрация в Роспатенте?

В связи с тем, что по договору франчайзинга франчайзер предоставляет франчайзи право использования его товарного знака, предоставление прав по договору необходимо регистрировать в Роспатенте. Регистрация занимает в среднем 2-3 месяца и требует подачи определенного комплекта документов в Роспатент вместе с заявлением на регистрацию и уплатой пошлины.

Важно понимать, что в отсутствие такой регистрации ваш договор все равно будет считаться заключенным, а, следовательно, обязательным для сторон, но только не в отношении прав на товарный знак, которые не смогут считаться предоставленными франчайзи без регистрации. Кроме того, без регистрации формально такой договор нельзя будет считать договором франчайзинга, а значит, он будет расцениваться как, например, лицензионный договор.

Именно необходимость регистрации предоставления прав на товарный знак смущает многих предпринимателей, которые еще сомневаются, какую схему построения отношений им выбрать. Однако необходимо осознавать, что без регистрации рассчитывать на законность включения условий, ограничивающих конкуренцию и разрешенных именно для франчайзинга, не придется.

Если передача прав на товарный знак и ограничительные условия не принципиальны для вашего бизнеса, то, пожалуй, нет смысла выбирать модель франчайзинга. Можно, как вариант, ограничиться простым лицензионным договором и посредническим договором /  договором поставки (или смешанным договором), в зависимости от специфики деятельности.

4. Что обязательно нужно предусмотреть в договоре?

Стороны:

Прежде всего, в договоре необходимо правильно определить стороны. Ими могут быть только коммерческие компании и индивидуальные предприниматели. Кроме того, очень важно проверить, уполномочен ли непосредственно франчайзер предоставить комплекс прав, т. е. является ли он сам правообладателем. Для этого у франчайзера рекомендуется запросить правоустанавливающие документы (например, свидетельство о регистрации товарного знака, договор мастер-франчайзинга и т.п.).

Предмет договора:

Крайне важно конкретизировать все те объекты, права на которые будут предоставлены по договору. Например, в отношении товарного знака (дату его регистрации и номер регистрации в реестре Роспатента), в отношении ПО или базы данных (название, назначение, объем), в отношении информации очень важно четко определить ее перечень. Это можно, в частности, сделать путем прямой отсылки в договоре франчайзинга к документам, которые содержат ту или иную информацию (брендбук, руководство пользователя, положение о коммерческой тайне и т. п.).

Способы использования:

Рекомендуется также определить допустимые пределы использования передаваемых объектов, а именно: виды допустимого использования (копирование, размещение на товарах и при оказании услуг, введение в оборот, предложение к продаже и т.  п.), цели использования (оказание услуг, реклама, маркетинг и т. п.), срок их использования, территорию разрешенного использования.

Вознаграждение:

Вознаграждение по договору франчайзинга может быть определено по усмотрению сторон различными способами: в качестве фиксированного платежа (паушальный платеж) и / или в качестве разовых платежей (роялти), и / или в качестве процента от выручки или валового объема продаж и т. п. Часто встречаются комбинированные варианты с фиксированным платежом, который уплачивается при заключении договора и последующих роялти.

Также крайне важно четко продумать в договоре права и обязанности сторон (в частности по поиску и обустройству помещения, сроках открытия бизнеса, обязанностях по прохождению обучения, поддержанию качества товаров / услуг, предоставлению отчетности, проведению аудита и т. п.); допустимые случаи одностороннего отказа сторон от договора (например, в случае нарушения франчайзи пределов допустимого использования товарного знака или ведения конкурирующей деятельности); порядок разрешения споров (на заметку: с 1 июня 2016 года стало обязательным направление досудебной претензии другой стороне до обращения в суд).

5. Что, если франчайзи самостоятельно захочет заняться аналогичным бизнесом?

На практике нередки случаи, когда франчайзи, получив при поддержке франчайзера достаточный опыт и навыки работы в определенной области, уходит от последнего и захватывает определенную долю рынка путем открытия конкурирующей сети. Необходимость защиты бизнеса и регулирования конкуренции между франчайзи и франчайзером является насущной проблемой.

Существует несколько механизмов защиты своего бизнеса от подобных действий:

• установление в договоре «оговорок о неконкуренции» или ограничительных условий (см. раздел выше) с предусмотренными  штрафами за неисполнение этих условий и с возможностью одностороннего отказа от договора;
• подписание с франчайзи NDA (соглашение о неразглашении информации);
• инициирование преследования по ст. 14.33 Кодекса об Административных Правонарушениях  РФ (недобросовестная конкуренция) через антимонопольные органы;
• преследование конкурентов по ст. 183 Уголовного Кодекса РФ (промышленный шпионаж).

Еще одной важной проблемой при построении бизнеса по модели франчайзинга является то, что зачастую франчайзи начинают вести конкурирующую деятельность не лично, а через третьих лиц. Данная ситуация плоха тем, что классическое условие о неконкуренции в отношении франчайзи формально не позволит франчайзеру применить к нему штрафные санкции за нарушение третьими лицами договора. Поэтому в такой ситуации рекомендуется установить в договоре специальные условия об ответственности франчайзи именно за деятельность третьих лиц как за свои собственные. При установлении такого условия самое главное — правильно определить круг таких третьих лиц и сформулировать в договоре механизм взыскания штрафа и / или отказа от договора за подобные действия.

6. Прекращение сотрудничества: как не остаться с носом

Рекомендуется еще на стадии  составления договора задуматься о том, как стороны будут впоследствии расставаться. Для этого в договоре можно предусмотреть случаи и условия внесудебного отказа от договора сторонами. Чаще всего возможность внесудебного отказа подходит для случаев, когда одна из сторон существенно нарушает условия договора. В такой ситуации рекомендуем определить, что является для сторон грубым нарушением (например, неуплата вознаграждения, отступление от инструкций франчайзера, непрохождение обязательного обучения сотрудниками франчайзи и т. п.).

При этом очень важно позаботиться о том, чтобы франчайзи при расторжении договора возвратил все переданные ему руководства, документацию, шаблоны и макеты, ключи доступа к сайтам и социальным группам в сети Интернет. Стимулировать исполнение такой обязанности можно путем установления штрафов за ее неисполнение.

Помимо условий об одностороннем отказе, в договоре также можно предусмотреть условия о преимущественном праве выкупа франчайзером активов франчайзи в случае расторжения договора.

Важно помнить, что расторжение договора франчайзинга также необходимо регистрировать в Роспатенте. После расторжения договора, по закону бывший франчайзи утрачивает право использовать ранее предоставленный ему комплекс прав, включая ноу-хау, товарный знак, дизайн и т. п. Следовательно, после прекращения договора, за такое использование без согласия франчайзера франчайзи можно будет привлечь к ответственности за незаконное использование интеллектуальной собственности, в частности взыскать компенсацию и требовать запрета использования таких объектов.

Продолжение следует…

[1] Глава 54 ч. II ГК РФ

[2] Ст. 1033 ГК РФ

Материал опубликован в рубрике «Школа франчайзи» портала BUYBRAND Inform 20.07.2016