Блог

О том, как КС РФ разрешил снижать размер двукратной компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак

Рассуждает Антонина Шишанова, юрист практики по интеллектуальной собственности / информационным технологиям «Качкин и Партнеры».

КС РФ вновь порадовал всех причастных к интеллектуальной собственности своими правовыми позициями о пределах и возможностях снижения компенсации за нарушение исключительного права. А заодно поставил перед законодателем еще одну невыполнимую задачу – придумать изменения еще и в подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. О, бедный законодатель (который с 2016 года мучается над формулировками о внесении изменений в абзац 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ), как много вызовов перед тобой ставит КС РФ!

Но, отбросив в сторону весь скептический настрой, хочется просто сесть и внимательно разобраться, что же все-таки имел в виду КС РФ в своем новом постановлении № 40-П от 24.07.2020 «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» (далее — Постановление), какие у этого последствия и как с этим жить.

Если кратко, то КС РФ признал неконституционным подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в той части, в которой он не позволяет снижать размер компенсации, исчисляемой в двукратном размере стоимости права использования или контрафактных экземпляров, в случае нарушения прав только на один товарный знак при одновременном наличии следующих обстоятельств:

  • размер компенсации многократно превышает величину причиненных правообладателю убытков;
  • правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые;
  • использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности;
  • использование объектов также не носило грубый характер.

Начнем с хорошего в новом Постановлении.

В целом лично мне весьма симпатичен подход КС РФ о том, что при определении размера двукратной компенсации стоит учитывать существо нарушения и то, кем и при каких обстоятельствах оно было совершено, потому что сложно отрицать, что потери правообладателя значительно разнятся, когда его право нарушает его прямой конкурент, который намеренно без заключения договора маркирует товары своего производства товарным знаком правообладателя с целью незаконно эксплуатировать экономический успех последнего, и когда речь идет о нарушителе, который осуществляет розничную продажу товаров, незаконно маркированных товарными знаками правообладателя, которые такой нарушитель приобрел у третьих лиц, а не сам производил [1].

И мы действительно видим, что часто на практике возникают ситуации, когда правообладатель представляет в суд для обоснования размера взыскиваемой компенсации примеры лицензионных договоров, которые предусматривают возможность использования товарного знака всеми видами использования на всей территории страны и на длительный срок для обоснования размера компенсации, которую он хочет взыскать за нарушение, выразившееся в однократном использовании товарного знака только путем перепродажи товара, на котором он нанесен. И стоимость такой лицензии кажется действительно неоправданной для применения к расчету суммы компенсации в таком случае.

Перейдем же теперь к спорному в Постановлении.

Чтобы решить проблему с несправедливыми суммами двукратной компенсации и явными злоупотреблениями со стороны правообладателей, КС РФ предлагает довольно проверенный вариант: допустить возможность снижения суммы компенсации, исчисляемой в двукратном размере, в любом случае по усмотрению суда при заявлении ответчика и при наличии необходимых уже нам знакомых из Постановления № 28-П условий: многократное превышение величины причиненных правообладателю убытков, впервые совершенное правонарушение, использование объектов интеллектуальной собственности не являлось существенной частью предпринимательской деятельности и не носило грубый характер. Радует то, что КС РФ прямо указал, что при всем этом снижать размер компенсации ниже однократной стоимости права использования нельзя – иначе у нас выйдет ситуация, когда нарушение может оказаться дешевле, чем законное использование товарного знака, когда в практике судов раньше такое встречалось [2].

В чем же недостаток предложенного КС РФ подхода к разрешению такой проблемы?

КС РФ фактически позволил судам снижать произвольно компенсацию, которая определяется в довольно четких объемах на основании известных данных, установив только низший порог для такого возможного снижения. В уме мы, конечно, держим, что суды должны снижать размер компенсации с учетом того, в каком объеме осуществлялось фактически незаконное использование товарного знака в сравнении с объемом, который определен в лицензии, учитывая существенность нарушения и другие факторы. Однако на деле, скорее всего, выйдет, что суды будут просто произвольно по своему усмотрению такие суммы уменьшать, как и делали это раньше, до того как в практике начал преобладать подход о недопустимости безосновательного снижения двукратной компенсации, не обосновывая никаким образом, почему именно такую сумму они считают достаточной для удовлетворения и как они к таким расчетам пришли.

Радует, что КС РФ прямо отметил, что в случае с двукратной компенсацией речь всегда идет именно об уменьшении, по специальному заявлению стороны и при особых условиях, а не об определении суммы по усмотрению суда, и не превратил двукратную компенсацию фактически в компенсацию в твердом размере. Здесь же как раз есть и обратная сторона, скорее позитивная: получается, что теперь суды могут уменьшать размер двукратной компенсации только в случае особого заявления ответчика и при наличии всех указанных КС РФ условий – аналогично тому, что должен заявить нарушитель, с которого взыскивают компенсацию за нарушение одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности. В любом другом случае такое уменьшение, получается, будет невозможным.

На мой взгляд, основная проблема подхода КС РФ к решению проблемы в том, что он просто дал зеленый свет на снижение компенсации, но не указал, чем стоит вообще руководствоваться при определении ее размера. Да, да, конечно, он дал все эти критерии о превышении размера реальных убытков, однократности нарушения и прочее, но не дал никаких ориентиров, как определять эту точную сумму компенсации, которая должна оказаться справедливой для розничного торговца, осуществляющего перепродажу контрафактных товаров, для которого, кстати, при определенных обстоятельствах и компенсация в размере однократной стоимости использования может оказаться значительно превышающей понесенные правообладателем убытки.

Мне кажется, более изящным оказался бы подход, когда судам было бы позволено несколько произвольно уменьшать двукратную компенсацию, а при наличии достаточных доказательств того, что стоимость лицензии, представленной истцом в качестве той, которая берется за основу расчета, не может рассматриваться как та, что должна приниматься при сравнимых обстоятельствах, а иных лицензионных договоров у правообладателя вовсе нет, то суд может по заявлению лица произвести расчет такой компенсации с учетом обстоятельств конкретного дела, принимая во внимание условия конкретного использования, которое и было нарушением, а не определять ее произвольно по внутреннему убеждению суда.

Тут же КС РФ еще немного вводит в заблуждение своим подходом к вопросу о соотношении убытков и компенсации: может ли компенсация взыскиваться в отсутствие как таковых убытков. ВС РФ в прошлом году достаточно однозначно указал, что для взыскания компенсации правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер [3]. Однако КС РФ указывает, что правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков, что означает, что компенсация может взыскиваться и сверх убытков, но лишь при наличии таковых [4]. Так, значит, что все-таки правообладатель должен доказывать факт несения убытков, для того чтобы вообще претендовать на получение компенсации? Из позиции КС РФ вроде бы прямо следует это. Но как тогда это соотносится с позицией ВС РФ и в целом судебной практикой, где от правообладателя не требуют обычно доказывать факт несения им убытков? Или доказать факт несения убытков истцу нужно будет только тогда, когда ответчик начнет возражать, что таких убытков совсем у него не было? Или это должно применяться только в том случае, когда речь идет об уменьшении размера компенсации по заявлению ответчика? Если честно, кажется, КС РФ немного запутался и оставил вопросов больше, чем ответов.

К спорному также стоит отнести то, что КС РФ в Постановлении не забыл еще раз указать на то, что он полагает компенсацию штрафной мерой, правда, тут же и не совсем штрафной. Если в постановлении № 28-П КС РФ однозначно дал всем понять, что компенсация представляется мерой именно штрафной, чем и оправдан установленный законодателем возможный размер двукратной компенсации, то в новом постановлении КС РФ уже указывает, что компенсация как институт гражданско-правовой все-таки несет в себе целью именно восстановление имущественного положения правообладателя, а затем только штрафной характер в силу специфики объектов интеллектуальной собственности и особенности их воспроизведения и не может преследовать цели обогащения правообладателя [5]. То есть, по-видимому, компенсацию нельзя все же называть чисто штрафной мерой или мерой восстановительной, а КС РФ теперь придерживается скорее подхода о компенсации как особой мере, sui generis, сочетающей в себе элементы и того, и того. Но в целом складывается впечатление, что КС РФ просто сам до конца так и не прочувствовал природу компенсации и не может определиться, как же ее рассматривать, и нельзя его в этом упрекнуть, споры о ее природе давно уже идут в доктрине и универсального ответа так и нет.

По опыту применения правовых позиций КС РФ из Постановления № 28-П сразу можно, видимо, сделать вывод, что выводы из Постановления также будут применяться не только к индивидуальным предпринимателям, но и к юридическим лицам, которые незаконно могут использовать товарный знак – так как должен соблюдаться принцип равенства. Чуть интереснее, как будут применяться нормы об определении двукратной компенсации за нарушение авторских [6], смежных [7], патентных [8] прав и прав на географические указания или наименования места происхождения товаров [9], когда неконституционным был признан только подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ – по логике, подход, выраженный КС РФ, должен применяться и к случаям взыскания компенсации за использование иных объектов.

Еще более интересно, смогут ли и пойдут ли сейчас массово те предприниматели, которым раньше отказали в снижении размера двукратной компенсации за нарушение права на один товарный знак, за пересмотром своих дел, ссылаясь на правовую позицию КС РФ, выраженную им в Постановлении от 26.06.2020 № 30-П, и к чему это приведет вообще.

Но самое интересное, как же законодатель решится вносить изменения в подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и когда это произойдет. Пока кажется, что законодатель просто предложит добавить новый абзац, в котором так прямо и напишет, что по мотивированному заявлению стороны в любом случае можно уменьшить размер двукратной компенсации при соблюдении определенных условий, и этот законопроект несколько лет будет находиться на рассмотрении Государственной Думы.

[1] Абзац 2-3, пункт 4.3 Постановления КС РФ № 40-П от 24.07.2020.

[2] Например, в деле № А 56-51679 / 2016 Суд решил снизить компенсацию в размере двукратной стоимости контрафактного экземпляра архитектурного проекта ниже его однократной стоимости, которая была согласована сторонами в договоре.

[3] Абзац 2, пункт 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

[4] Абзац 1, п. 3 Постановления КС РФ № 40-П от 24.07.2020.

[5] Пункт 3 Постановления КС РФ № 40-П от 24.07.2020.

[6] Пп. 2,3 ст. 1301 ГК РФ.

[7] Пп. 2,3 статьи 1311 ГК РФ.

[8] Пп. 2 ст. 1406.1 ГК РФ.

[9] Пп. 2 п. 2 ст. 1537 ГК РФ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

Кирилл Саськов

Адвокат
Партнер
Руководитель корпоративной и арбитражной практики

Cкачать VCARD

ПРОЕКТЫ