Комментарии в СМИ

Эксперты практики по интеллектуальной собственности / информационным технологиям «Качкин и Партнеры» Екатерина Смирнова и Антонина Шишанова раскрыли суть законопроекта о «новом» механизме защиты интеллектуальных прав.

17 октября 2018 года Государственной Думой в первом чтении был принят проект федерального закона № 428309-7 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (о государственной регистрации промышленных образцов) (далее — Законопроект).  Как указано в пояснительной записке к Законопроекту, проект подготовлен в целях поддержки и развития сферы легкой промышленности, посредством усовершенствования механизма патентования промышленных образцов путем предоставления временной правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающим установленным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) требованиям к промышленным образцам.

Напомним, что под промышленным образцом закон понимает решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства (статья 1351 ГК РФ). Запатентовать промышленный образец можно в том случае, если внешний вид изделия является новым и оригинальным. Так, например, узор на платках Hermes является промышленным образцом.

Законопроектом предлагается введение временной правовой охраны промышленных образцов, которая будет иметь место с момента публикации заявки на регистрацию промышленного образца после прохождения ею формальной экспертизы и до момента публикации сведений о выдаче патента на промышленный образец.

Как известно, все новое – это хорошо забытое старое, так вот и предлагаемый механизм вовсе не является новым, на что также прямо указывают и авторы законопроекта в пояснительной записке:

«…механизм временной правовой охраны промышленных образцов был предусмотрен ранее действовавшим Патентным законом Российской Федерации (1992 г.), однако его применение было связано с уведомлением, которое должно было направляться заявителем использующему промышленный образец лицу. В настоящем законопроекте предлагается решить вопрос о временной правовой охране промышленных образцов с момента публикации сведений о заявке в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатента) (по аналогии с изобретениями), причем такая публикация осуществляется лишь по ходатайству заявителя».

В настоящее время предоставление временной правовой охраны предусмотрено только для изобретений (статья 1392 ГК РФ), когда же Патентный закон предусматривал ее предоставление также промышленным образцам и полезным моделям.

Последствия действия временной правовой охраны промышленных образцов будут аналогичны тому, что предусмотрено в отношении изобретений: третье лицо, использующее заявленный на регистрацию промышленный образец в период с момента публикации заявки на регистрацию после прохождения ею формальной экспертизы и до момента публикации сведений о выдаче патента выплачивает патентообладателю после получения им патента денежное вознаграждение. Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, а в случае спора – судом. Таким образом, уже существующий механизм временной правовой охраны изобретений авторы законопроекта просто распространили на промышленные образцы.

Стоит иметь в виду, что вознаграждение, которое выплачивается лицом, использующим промышленный образец в указанный период не является мерой ответственности или мерой защиты, так как фактически противоправность поведения лица, использующего объект в период от даты приоритета до даты регистрации, отсутствует [1]. По факту этот платеж очевиднее всего отнести к лицензионному вознаграждению за использование результата интеллектуальной собственности, которое установлено законом (некая аналогия с “implied license”).

Следовательно, такое использование не может являться в будущем основанием для предъявления требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на промышленный образец в соответствии с пунктом 3 статьи 1252, статьей 1406.1 ГК РФ, и патентообладатель после получения патента на промышленный образец может требовать от лица, которое использовало промышленный образец во время действия временной правовой охраны, только выплаты вознаграждения, размер которого не может определяться в соответствии с формулами расчета компенсации согласно статье 1406.1 ГК РФ. При этом право на получение такого вознаграждения возникает только после получения патента на промышленный образец, то есть фактически с момента получения патента возникает право требовать вознаграждения за использование патента с обратной силой.

Необходимо понимать, что такая временная правовая охрана предоставляется строго в объеме совокупности существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в опубликованной заявке на промышленный образец, но не более чем в объеме существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на промышленный образец.

Важно отметить, что по общим правилам при оценке использования промышленного образца в каком-то изделии также может оцениваться использование совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии что изделия имеют сходное назначение (часть 3 статьи 1358 ГК РФ). В отношении временной правовой охраны такая формулировка отсутствует.

Цель Законопроекта — поддержка и развитие сферы легкой промышленности, к которой относится охрана результатов интеллектуальной деятельности в сфере дизайна. Тем не менее Законопроект предполагает внесение изменений в механизм патентования всех промышленных образцов, а не только в сфере дизайна, что в целом можно назвать только плюсом Законопроекта.

При обсуждении Законопроекта высказываются мнения, что введение такой временной правовой охраны промышленных образцов связано, в том числе, с довольно долгим сроком рассмотрения заявок на регистрацию промышленных образцов, который обычно составляет более чем полтора года [2], в течение которого промышленный образец может использоваться другими лицами без необходимости получения согласия патентообладателя и выплаты ему вознаграждения, что не отвечает интересам патентообладателя, и имеет особое значение в условиях среды в сфере дизайна, где использование определенного дизайна запоминается в глазах потребителей с особой легкостью, а актуальность отдельного промышленного образца сохраняется не столь долго. Впрочем, кроме принятия мер по введению механизма временной правовой охраны, может, стоит задуматься об усовершенствовании механизма патентования промышленных образцов в части ускорения процесса такого патентования, что также было бы направлено на защиту интересов патентообладателей, которые могли бы получить охрану своего патента в полном объеме намного быстрее. К слову, при обсуждении Законопроекта обсуждалась изначально также идея введения упрощенной охраны промышленных образцов в сфере дизайна в части сезонных коллекций, когда фактически коллекция устаревает раньше, чем патентуется промышленный образец. Пример такой упрощенной охраны существует в Европейском Союзе, где охрана промышленных образцов в сфере одежды, обуви и аксессуаров возникает с момента их обнародования и действует в течение 3 лет без необходимости соблюдения каких-либо формальностей – так называемый незарегистрированный промышленный образец [3]. Однако такая идея, к сожалению, в итоге реализована не была.

[1] Д. В. Мурзин в Протоколе № 17 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 16.10.2017, С. 8

[2] См., например, http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-ukazal-na-znachimost-proekta-vvedeniya-instituta-vremennoy-okhrany-promyshlenny/

[3] Статья 11 Регламента Совета ЕС от 12.12.2001 № 6/2002 «О промышленном образце ЕС»

Материал опубликован на сайте Regforum.ru 30.10.2018